特許庁の審査官によるサーチと、民間の特許調査会社によるサーチとの違いを聞かれることがあります。

実はわたしは後者の方はそれほどよく知りません。

そこで、特許庁の元審査官として、こんな考え方でサーチをしていましたというのを振り返ってみたいと思います。

 

本願発明が進歩性の要件を満たすかどうかを考えます。

 

おもいっきり単純化すると、

まず本願発明に最も近い発明（以下、主引用発明と言います。）をサーチ（★１）します。

そして、本願発明と主引用発明との相違点を認定します。

そして、その相違点が格別なものであるかないかを判断します。

 

相違点が格別なものである場合は、進歩性ありと判断します。

相違点が格別なものでない場合は、進歩性なしと判断します。

 

進歩性なしと判断した場合、拒絶理由を通知することになります。

進歩性がないことを出願人に伝えるために、必要であれば、上記格別でないと判断した理由（証拠）を付けます。

この場合、その証拠となりうるものをサーチ（★２）することになります。

 

サーチが２カ所出てきましたが、ある意味全然違うサーチと言えます。

以下では（★１）について述べます。

 

審査対象の本願発明をＡ＋Ｂ＋Ｃとしましょう。

 

さてさっそくＡ＋Ｂ＋Ｃをサーチ、とはなりません。

もちろん、まずＡをサーチして、次にＢを，次にＣを、なんて細切れにサーチするわけでもありません。

 

まず、サーチの対象を決定します。

ここでいうサーチの対象とは、

「こんな発明が公知であれば（サーチで発見されれば）、本願発明は進歩性がないと判断できる発明」

をサーチします。

つまり上記の主引用発明をサーチするわけですね。  

 

たとえクレームにＡ＋Ｂ＋Ｃと書いてあったとしても、たとえば、

実際には、発明のミソはＢであって、

Ａは上位概念化されていて、実質的には下位概念のａである、とか、

Ｃは発明の本質と無関係であって、付け足しのようなもの、とか、

審査官は特許請求の範囲・明細書・図面の全体を読んで判断します。

この作業は、弁理士の作業と似ていますね。

弁理士は、発明者から実施例発明を聞いて、実施例発明の構成要素を上位概念化したり、

余分な構成を除外したりして、クレームを作成しますね。その作業に似ています。

 

そうすると、上記の場合、サーチの対象は、ａ＋Ｂとなります。

この辺はいわゆる侵害調査や鑑定とは異なるとも言えます。

 

そして、ａ＋Ｂがサーチで発見されたとします。そうすれば、ａとＡとは相違点ではありませんし、

Ｃは格別でないわけですから、

主引用発明ａ＋Ｂ　からみて、本願発明Ａ＋Ｂ＋Ｃは進歩性なし、と判断されます。

必要に応じて、Ｃが格別でないことの証拠をサーチすることはあります。（★２）のサーチですね。

 

（★１）のサーチと（★２）のサーチとの違いは非常に重要です。

中間処理の際にも、このことを意識するとより良い意見書が書けると思います。

この点については、また改めて書いてみたいと思います。

 

ところで、上述したように、審査官の作業は、弁理士の作業に通じるところがあります。

審査官を７年やると弁理士の資格が得られるのは、

こうした練習を毎日毎日やっているから、と言えるかも知れませんね。

 

（元特許庁審査官 弁理士 田村誠治）

   

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